Erstellen einer Lizenzvereinbarung zum Nutzen beider Parteien

ByDr. J. K. Hartmann

Während Produktlizenzen von Unternehmensmarken von Disney bis John Deere angeboten werden, haben kleine Unternehmen auch eine gute Möglichkeit, ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen an Lizenznehmer zu lizenzieren, die dann dieses geistige Eigentum (IP) nutzen können. Um diese Lizenz zu erhalten, müssen Sie jedoch eine Lizenzvereinbarung erstellen und unterzeichnen.

Was ist Lizenzierung?

Der Begriff „Lizenz“ hat zwei Bedeutungen – eine im allgemeinen Sprachgebrauch (z. B. ein Führerschein) und eine andere im Geschäfts- und Handelswesen. Eine Lizenz im allgemeinsten Sinne ist wie eine Erlaubnis, die es jemandem ermöglicht, etwas zu tun.

Im Geschäftsleben werden Lizenzen in der Regel von einem Unternehmen vergeben, das gegen Bezahlung Rechte an seinem Eigentum übertragen möchte. Normalerweise bestehen diese Rechte darin, etwas herzustellen, zu verkaufen oder zu nutzen, das dem Unternehmen gehört.

Notiz

Die Coca-Cola Company unterhält beispielsweise eine Reihe von Lebensmittellizenzkooperationen für ihre Produkte. Kürzlich wurden mit Coca-Cola angereicherte Tic Tacs in mehr als 70 Ländern auf den Markt gebracht.

Arten von Lizenzen

Bei der Lizenzierung handelt es sich häufig um geistiges Eigentum (IP), wie Marken, Urheberrechte oder Patente. Auch digitale Assets wie Apps und Marken werden lizenziert, ebenso wie Musikrechte.

Hier einige Beispiele:

  • Sportmannschaften verkaufen Markenlizenzen an Unternehmen, die Produkte mit der Marke der Mannschaft herstellen. 
  • Eine Filmfirma verkauft Lizenzen an Unternehmen, die Produkte auf der Grundlage markenrechtlich geschützter Charaktere im Film herstellen. 
  • Urheberrechtslizenzen beinhalten das Recht, den urheberrechtlich geschützten Vermögenswert zu reproduzieren und zu verkaufen, einschließlich abgeleiteter Werke (Werke, die auf dem Originalwerk basieren). Das Recht, das Werk öffentlich aufzuführen, kann lizenziert werden. 
  • Patentlizenzen werden für die Herstellung, den Verkauf, die Verwendung, den Vertrieb und den Export patentierter Produkte verwendet. 
  • Markenlizenzen geben Unternehmen das Recht, eine beliebte Marke für bestimmte Artikel und auf bestimmte Weise zu verwenden. 
  • Bei Geschäftsgeheimnislizenzen handelt es sich um das Recht, Prozesse zu vermarkten und diese möglicherweise zu Apps hinzuzufügen.

Franchisevertrag vs. Lizenzvertrag

Ein Franchisevertrag ist eine Art Lizenzvertrag, der jemandem (dem Franchisenehmer) das Recht einräumt, ein Produkt oder eine Dienstleistung von jemand anderem (dem Franchisegeber) zu vermarkten, indem er Folgendes verwendet:

  • Die Marke oder der Handelsname des Franchisegebers
  • Die Arbeitsweise des Franchisegebers

Als Gegenleistung für diese Rechte muss der Franchisenehmer dem Franchisegeber eine Vergütung zahlen und der Franchisegeber muss dem Franchisenehmer bestimmte Rechte und Unterstützung gewähren.Im Vergleich zu einem Franchise-Unternehmen, bei dem der Franchisegeber eine erhebliche Kontrolle über die Geschäftstätigkeit des Franchisenehmers hat, erhebt ein Lizenzgeber hauptsächlich Lizenzgebühren und überwacht die Nutzung der Lizenz.

So funktioniert eine Lizenzvereinbarung

Eine Lizenzvereinbarung ist ein Geschäftsvertrag zwischen zwei Parteien. Der Lizenzgeber (der Verkäufer der Lizenz) ist Eigentümer des zu lizenzierenden Vermögenswerts und der Lizenznehmer (der Käufer) zahlt für das Recht zur Nutzung der Lizenz. Der Lizenznehmer bezahlt dem Eigentümer das Recht, das Produkt zu verkaufen oder die Technologie zu nutzen. 

Eine Lizenzvereinbarung umfasst mehrere Abschnitte und Faktoren, deren Einzelheiten von den Parteien ausgehandelt werden müssen.

Exklusivität und Territorium

Dem Lizenznehmer wird das ausschließliche Recht eingeräumt, das Produkt in einem bestimmten Gebiet herzustellen und zu verkaufen. Der Lizenzgeber verpflichtet sich, niemand anderem den Verkauf des Produkts in diesem Gebiet zu gestatten. Mit diesem Teil der Vereinbarung ist in der Regel eine Laufzeitbegrenzung verbunden. 

Tochterlizenzierung

Dem Lizenznehmer kann das Recht eingeräumt werden, jemand anderem die Herstellung oder den Verkauf seiner Produkte zu gestatten, oder auch nicht. Dies hängt von den spezifischen Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab. 

Zahlungen

Viele Lizenzverträge beinhalten Lizenzgebühren für die Nutzung einer Lizenz. Die Art und Weise, wie Lizenzgebühren gezahlt werden, hängt von der Art des lizenzierten Produkts ab. Beispielsweise werden Lizenzgebühren für Musik auf der Grundlage von Aufführungen berechnet, und Lizenzgebühren für ein bestimmtes Produkt, beispielsweise ein Buch, basieren auf der Anzahl der verkauften Einheiten.Es kann zunächst ein Vorschuss auf die Lizenzgebühren erfolgen. Überlegen Sie, welche Methode für beide Seiten die beste ist (und vergessen Sie nicht die Inflation und die Wechselkurse). 

Überwachung und Qualitätssicherung

Um ihr Produkt zu schützen, verlangen Lizenzgeber spezielle Tests und eine Überwachung des Verkaufs. Die Tests können eine Erstprobe des Produkts umfassen, um sicherzustellen, dass die Qualität akzeptabel ist. Darüber hinaus kann der Lizenzgeber das Recht beanspruchen, den Verkauf zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Produkte nicht zu stark reduziert werden und die Qualität hoch gehalten wird.

Unterverträge

Innerhalb der Lizenzvereinbarung kann es, wie auch bei anderen Vertragsarten, Unterabreden geben. Beispielsweise kann der Lizenzgeber eine Geheimhaltungsvereinbarung verlangen, um den Lizenznehmer davon abzuhalten, proprietäre Produktfunktionen oder -prozesse an andere weiterzugeben. Der Lizenznehmer wiederum kann vom Lizenzgeber die Unterzeichnung eines Wettbewerbsverbots verlangen, das den Lizenzgeber davon abhalten kann, die Vereinbarung zu brechen, indem er jemand anderem erlaubt, das Produkt im ausschließlichen Gebiet des Lizenznehmers zu verkaufen. 

Notiz

Suchen Sie nach einem patentierten Produkt zur Lizenzierung? Das US-Patent- und Markenamt veröffentlicht monatlich eine Bekanntmachung der zur Lizenzierung oder zum Verkauf verfügbaren Patente.

Tipps zum Erstellen einer Lizenzvereinbarung

Etablieren Sie das Eigentum

Stellen Sie bei allen geistigen Eigentumsrechten sicher, dass das Eigentum an diesem Produkt klar angegeben ist. Führen Sie eine Suche durch, um sicherzustellen, dass niemand anderes den Vermögenswert (z. B. eine Marke) verwendet und dass das Eigentum ordnungsgemäß registriert ist. Sie möchten keinen Lizenzvertrag abschließen und dann feststellen, dass jemand anderes die Eigentumsrechte in Frage stellt.

Achten Sie auf Definitionen

Stellen Sie sicher, dass das Produkt oder der Prozess vollständig und klar beschrieben ist, damit keine Missverständnisse darüber entstehen, was lizenziert wird.

Erklären Sie den Prozess der Überwachung und Qualitätssicherung

Es sollte ein erstes Testmuster des Produkts vorliegen, das genehmigt werden muss, bevor die Produkte erstellt werden dürfen. Die Produktqualität sollte regelmäßig überprüft werden. Die Überwachung des Produktverkaufs sollte klar dargelegt werden. Überprüfen Sie, wer den Produktpreis festlegt und ob die Produkte rabattiert werden können. 

Informieren Sie sich über staatliche Vorschriften

Abhängig von der Art des verkauften Produkts und an wen es verkauft wird, kann es Einschränkungen für den Lizenznehmer geben. Beispielsweise dürfen einige Produkte (z. B. Waffen) möglicherweise nicht in bestimmten Ländern oder US-Bundesstaaten verkauft werden.

Führen Sie vor der Unterzeichnung Ihre Due Diligence durch

Beide Parteien sollten die andere Partei im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung gründlich prüfen. Überprüfen Sie die Kreditwürdigkeit und die Lebensläufe des Managements. Fordern Sie Finanzberichte an. Besuchen Sie die Büros und Produktionsstätten des anderen Unternehmens. Lassen Sie nichts unversucht. 

Betrachten Sie andere „Was-wäre-wenn“-Fragen

Wenn Sie mit einem Anwalt zusammenarbeiten, um den Vertrag zu verfassen, ist es eine gute Idee, einige Umstände zu berücksichtigen, die später ein Problem darstellen könnten. Zum Beispiel:

  • Was passiert, wenn der Lizenzgeber in Konkurs geht?
  • Was passiert, wenn der Lizenznehmer in Konkurs geht?
  • Was passiert, wenn eine der Parteien ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann?
  • Kann der Lizenzgeber sein Eigentum auf eine andere Partei übertragen?
  • Welche Strafen drohen bei Vertragsverstößen? 

Steuern verstehen

Die vom Lizenznehmer gezahlten Lizenzgebühren gelten als Betriebsausgabe. Lizenzgebühren müssen als Einkommen des Lizenzgebers gezählt und auf Formular 1099-MISC gemeldet werden.Erkundigen Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die steuerlichen Auswirkungen von Lizenzgebühren. 

Ein Wort der Warnung

Dieser Artikel ist nur ein allgemeiner Überblick über Lizenzvereinbarungen; Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte nicht zur Erstellung eines Rechtsdokuments verwendet werden. Die Verwendung einer Vorlage, die Sie im Internet finden, ist gefährlich, da sie nicht auf bestimmte Gesetze und Ihre eigene Situation eingehen kann.

Holen Sie sich einen Anwalt, der sich mit Lizenzverträgen auskennt. Diese Vereinbarungen sind kompliziert und für jede Situation spezifisch. Viele Anwälte wissen, wie man einen allgemeinen Vertrag erstellt, kennen jedoch möglicherweise nicht die Einzelheiten der Lizenzvereinbarungen. Ein Anwalt für geistiges Eigentum könnte ein guter Ausgangspunkt sein.